北京望衡律师事务所

望衡法评

本期看点

正确使用商标

风险及应对

前言

商标注册是一个需要投入一定精力和时间的事情，要经历文字和图形设计、类别选择、使用范围划定、向商标局提交申请、商标初步审定公告及最后核发商标注册证等诸多环节。在此过程中，商标申请人还要支付一定的金钱费用。那么，在商标注册成功之后，商标注册人是否就一劳永逸了呢？答案是否定的，商标的使用依然大有文章。如果商标注册人没有规范使用商标，或者注册之后未实际使用商标，轻则可能导致商标被撤销，重则可能会被追究法律责任。因此，商标注册人需要正确使用商标，同时需要知晓商标使用过程中可能存在的风险及应对措施，才能让辛苦注册下来的商标发挥最大功用。

一

商标使用过程中可能面临的风险

（一）被其他主体提出撤三申请

根据我国《商标法》第四十九条规定，没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或个人可以向商标局申请撤销该注册商标。该规定被称为“撤三申请”。

法律如此规定的用意，是基于中国的商标申请制度，是不以“实际使用”为前提。在提交商标申请时，不需要申请人提交任何使用声明或者使用证据材料。但为了防止大量“僵尸”商标的存在，阻碍其他商标权人对商标的正常注册与使用，我国《商标法》做出了“撤三申请”的规定。因此，注册商标如果没有及时使用，或企业注册的是“防御商标或联合商标“【1】，这些商标很有可能面临被其他主体申请撤销的风险。如果被提撤三申请，商标注册人若无法提交或无法提交充分的商标使用证据，其注册商标会被予以撤销，商标权人此前的辛苦布局与注册工作成果将全部付诸东流。

（二）商标不规范使用

虽然成功注册了商标，但是若使用商标不规范，也可能会面临不同的风险：

1. 企业有可能会被行政机关要求限期改正；若期满仍未改正，甚至可能会被撤销注册商标。

2. 若企业使用商标不规范，侵犯了他人的注册商标权，企业还可能需要承担民事责任。根据最高人民法院《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款的规定：“原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条第（三）项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。”

常见不规范使用商标包括如下情形：

1、自行改变注册商标

根据《商标法》第四十九条的规定，商标权利人在使用商标的过程中不得自行改变注册商标。根据《商标一般违法判断标准》第十八条，自行改变注册商标是指商标注册人擅自对注册商标的文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合、声音等构成要素作局部改动或者变换相对位置，影响对该注册商标的认知或者识别，仍标明“注册商标”或者注册标记的。

实践中常见的“改变”情形包括：改变汉字商标的字体、改变注册商标的颜色、仅使用英文与中文组合商标的中文或英文、使用改变英文商标的大小写、拆解商标中的元素进行重新组合或者变形使用等。

例

例一：改变商标视觉效果

在(2021)粤19民终513号案件中，法院认为，虽然被告注册有第16790084号

标识，但是被告在使用时缩小使用了“之雪”二字，突出使用了“撄花”二字，属于改变商标各部分比例的不规范使用。法院对被控侵权产品上的“撄之雪花”标识与第1209675号

和第3126860号

商标在隔离状态下进行比对，认定，最具有识别性和显著性的部分均为方框中的花朵以及汉字；其中的汉字部分“樱花“，因有着较高的使用频率而具有较强的识别力，具有较强的显著性，在市场上与樱花公司形成了固定的联系；被控侵权产品上的标识中“撄”字经过书写变化，与“樱”字高度相似，中间加插的“之雪”二字在整体上占比较小，没有切断相关公众在看到上述标识时对“樱花”的联想，足以使相关公众将“撄之雪花”标识的热水器产品与樱花公司的樱花牌热水器相混淆，或者至少认为二者有特定联系。因此，法院认定被告商标在实际使用中与原告樱花公司的上述标识构成近似。

例

例二：拆分商标中英文组合

在(2021)粤0112民初7913号案件中，法院认为，关于被告明朗眼镜抗辩称其销售的涉案侵权产品，享有核定使用在第9类商品上的第4219843号和第11320004号注册商标证，涉案产品应对“BaoLong”和“BAOLONG”标识有合法使用的权利。但实际上，被告商标注册证记载其注册商标分别为

的中文+英文组合商标。在本案中，被告仅将其第4219843号和第11320004号注册商标中的英文部分择出，并在涉案产品“镜片、镜腿”上使用“BaoLong”和“BAOLONG”标识，属于不规范使用商标行为。

例

例三：变图形商标为文字

在(2020)苏08民初291号案件中，被告亚萍熟食店表示其使用的标识经过案外人武汉周记食品技术开发有限公司授权，系合法使用。但根据被告亚萍熟食店提供的证据，武汉周记食品技术开发有限公司授权的第7223022号

商标和第9364687号

商标，为卡通人物或卡通人物怀抱鸭子的图案，并未包含“周记黑鸭”文字。而被告突出使用与原告周黑鸭企业发展公司“周黑鸭”商标中相近似的“周记黑鸭”文字，变被授权使用的图形商标为文字商标，属于商标的不规范使用行为。

2、使用范围不规范

注册商标应严格按照商标注册证上核准注册的商标和核定使用的商品或服务进行使用，不得在注册范围之外的商品/服务上使用。

如在(2021)闽民终728号案件中，厦门固之本贸易有限公司申请的第24331527号

商标，其申请指定使用的商品类别为第11类，使用商品为“装饰喷泉”。被许可人泉州固际卫浴有限公司在“龙头”产品上使用

商标，超出了固之本公司商标指定使用商品范围。

3、改变其他注册事项

除了上面列举的商标/注册商品或者服务范围使用不规范情形，商标注册人在其姓名或名称、地址、其他注册事项发生变化后，未提出变更申请，依旧按照原来注册信息进行使用，同样属于自行改变注册商标情形，属于商标违法行为。

（三）使用未注册商标

在实践中，企业并不是只能使用注册商标，未注册的商标在未违反商标法禁止性规定、未侵犯在先商标的注册专用权和未申请/注册的驰名商标的权益的前提下，也可以正常使用。为帮助企业规避使用未注册商标中的法律风险，现就不但不能获得注册、也不能进行使用的商标情形做如下分析：

1、违反法律禁止性规定

《商标法》第十条规定了九种不得作为商标使用的标志，包括国家名称、国旗、国歌等。因此，企业要注意，不要将法律禁止性的内容作为商标使用。

2、冒充注册商标使用

在未注册商标上使用“注册商标”或®标记，或者虽然申请注册，但并未被核准或者被核准注册之前，即开始使用“注册商标“字样或打®标识，使得消费者误认为该商标为注册商标。这种情况也是不允许的，因为会造成消费者或其他人信赖利益的损失，也使商标公共管理秩序造成混乱。

3、在强制注册的商品上使用未注册商标

根据《商标一般违法判断标准》第四条，卷烟、雪茄烟、有包装的烟丝以及电子烟等新型烟草制品，必须使用在中国核准注册的商标。因此，如果在上述商品上使用未经注册或未在国内注册的商标，同样是违法行为，可能会被责令停止生产、销售，并处罚款。

二

商标权人如何应对商标使用中的风险？

（一）申请商标之前做好品类规划

企业在申请注册商标之前，应做好商标申请中指定商品的品类规划，包括自己计划生产或销售的商品范围、申请的品类中都包括哪些具体商品、其他品类中是否还包括类似商品以及未来业务发展会涉及覆盖的品类。因为商标品类的划分非常细致，所以企业在申请商标之前要做足功课，或委托相应的商标代理机构进行申请，以免出现遗漏。另外，在商标申请成功后，应当在核定使用商品与核定范围内进行使用。

（二）申请成功后对商标进行使用，并留存使用证据

实践中企业为了保护驰名商标，可能会在多个类别上申请注册防御商标。防御商标作为“护城河”，可能不会实际使用，存在被提出撤三的可能。因此，企业在规划和布局时，要注意对防御商标的使用，并保存商标使用证据，以防止护城河失效。

不只防御商标，企业的任何商标在使用中都要注意留存证据，没有使用证据的情况下，不能证明商标被公开使用过。

那么，企业如何证明自己使用了商标，又该留存哪些证据呢？根据2021年国家知识产权局发布的《商标审查审理指南》中的规定，商标使用有如下表现形式：

1. 商标使用在指定商品上的具体表现形式

（1) 采取直接贴附、刻印、烙印或者编织等方式将商标附着在商品、商品包装、容器、标签等上，或者使用在商品附加标牌、产品说明书、介绍手册、价目表等上；

（2) 商标使用在与商品销售有联系的交易文书上，包括使用在商品销售合同、发票、票据、收据、商品进出口检验检疫证明、报关单据、电子商务经营的交易单据或者交易记录等上；

（3) 商标使用在广播、电视、互联网等媒体上，或者在公开发行的出版物中发布，以及以广告牌、邮寄广告或者其他广告方式为商标或者使用商标的商品进行的广告宣传；

（4) 商标在展览会、博览会上使用，包括但不限于在展会印刷品及其他资料、工牌、指示牌和背景牌等处用于指示商品和服务来源的使用；

（5) 商标使用体现在国家机关、检测或鉴定机构及行业组织出具的法律文书、证明文书上；

（6) 其他符合法律规定的商标使用形式。

2. 商标使用在指定服务上的具体表现形式

（1) 商标直接使用于服务场所，包括使用于服务的介绍手册、服务场所招牌、店堂装饰、工作人员服饰、招贴、菜单、价目表、奖券、办公文具、信笺以及其他与指定服务相关的用品上；

（2) 商标使用于和服务有联系的文件资料上，如发票、汇款单据、提供服务协议、维修维护证明、电子商务经营的交易单据或者交易记录等；

（3) 商标使用在广播、电视、互联网等媒体上，或者在公开发行的出版物中发布，以及以广告牌、邮寄广告或者其他广告方式为商标或者使用商标的服务进行的广告宣传；

（4) 商标在展览会、博览会上使用，包括但不限于在展会印刷品及其他资料、工牌、指示牌和背景牌等处用于指示商品和服务来源的使用；

（5) 商标使用体现在国家机关、检测或鉴定机构及行业组织出具的法律文书、证明文书上；

（6)其他符合法律规定的商标使用形式。

需要注意的是，以下情形，不被视为商标法意义上的商标使用：

（1）商标注册信息的公布或者商标注册人关于对其注册商标享有专用权的声明；

（2）未在公开的商业领域使用；

（3）改变了注册商标主要部分和显著特征的使用；

（4）仅有转让或许可行为而没有实际使用；

（5）仅以维持商标注册为目的的象征性使用。

（三）规范使用注册商标

如前文所介绍的，商标在注册成功后，企业要特别注意商标使用中的规范性，尽量按照注册时的图形、颜色、字体、形状等要素使用商标，也不可拆分商标中的构成要素。虽然在实践中，企业可以对注册商标的字体、字母大小写、字母/文字/数字间距及颜色做适当调整后使用，不视为违法，但一旦发生商标侵权纠纷，对企业实际使用的商标是否享有注册商标权进行判断，就需要对涉及商标进行分析比对，从而做出专业判断。由于行政和司法人员的主观感受和业务水平存在差异，这将使案件维权或者裁判结果具有不确定性。如果企业实际使用的商标与商标注册证上记载的商标基本一致，就会给维权行动或是诉讼中的商标混淆性判定带来非常大的便利。因此，建议企业实际使用的商标与注册商标尽量保持一致，如有一定变化，还是要重新申请商标注册。

此外，如果企业在经营过程中，业务范围扩大，需要增加使用商品，该商品未在当初商标申请时的注册保护范围内，需要对该商品重新提交商标注册申请；在未获得注册核准前，在该商品上使用商标时，不能直接使用“注册商标“字样或打®标识。

【1】实践中，傍名牌、搭便车现象时有发生，为了杜绝这种攀附企业知名度较高的商标而给企业带来危害的行为，很多企业会将其主商标在其主要商品（服务）类别以外的类别上进行注册保护--此类型商标在学理上称为“防御商标”；或在其主要商品（服务）类别上注册与本企业知名商标近似的商标-此类型商标在学理上称为“联合商标”。企业通常并不实际使用这些商标。